09 грудня 2014
«Юридична газета» публікує статтю Наталії Спиридонової «Проблемні питання прав інтелектуальної власності роботодавця на об'єкти ІВ, створені працівниками»

Проблемні питання прав інтелектуальної власності роботодавця на об'єкти ІВ, створені працівниками

Законодавство України містить численні прогалини та суперечності у сфері регулювання прав інтелекту­альної власності (ІВ) роботодавця на трудову інтелектуальну власність, тобто об’єкти інтелектуальної влас­ності (ОІВ), створені працівниками у зв’язку з виконанням трудового договору. Це важливо пам’ятати при оформленні трудових відносин з від­повідним працівником.

Особливо доречна ця рекомен­дація для бізнесу, основним акти­вом якого є трудова інтелектуальна власність, адже брак уваги до цьо­го питання на етапі встановлення трудових відносин у подальшому може значним чином ускладнити використання роботодавцем ОІВ, створених працівниками за його рахунок та у зв’язку з виконанням трудового договору, втягнути в об­тяжливі переговори з працівниками та судові спори.

Дійсно, якщо роботодавець не має трудових або цивільно-правових договорів зі своїми працівниками, а процес створення ОІВ не формалі­зований належним чином (відсутні робочі завдання, посадові інструкції й т.п.), працівники можуть претен­дувати:

  • на спільне з роботодавцем ви­користання ОІВ, створеного їх твор­чою працею, якщо такий об’єкт бу­де віднесений до ОІВ, створених у зв’язку з виконанням трудового до­говору, або
  • на всі виключні майнові права на ОІВ, якщо він буде визначений як такий, що створений не у зв’язку з виконанням трудового договору.

В обох випадках працівники мо­жуть висувати вимоги щодо виплати їм винагороди за створення та/або використання ОІВ та/або припинен­ня використання ОІВ роботодавцем або третіми особами, яким таке пра­во було надано роботодавцем без згоди працівників.

Також слід пам’ятати, що нена­лежне правове оформлення прав ІВ на рівні «роботодавець - працівни­ки» може зашкодити використанню прав на цей ОІВ на рівні «роботода­вець - клієнти».

Об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору

Спочатку слід з’ясувати, на які са­ме створені працівником ОІВ може претендувати роботодавець, оскіль­ки, відповідно до законодавства України, не всі створені працівни­ком ОІВ будуть вважатися створени­ми у зв’язку з виконанням трудового договору. Якщо, наприклад, розроб­ник комп’ютерних програм намалює картину, роботодавець не буде мати ніяких прав на цей твір.

Комплексний аналіз норм загаль­ного та спеціального законодавства, а також відповідної судової практи­ки дозволяє виділити такі основні ознаки, притаманні ОІВ, створено­му у зв’язку з виконанням трудово­го договору (спеціальні закони у сфері інтелектуальної власності в цьому контексті здебільшого опе­рують поняттями «службовий твір» або «службовий винахід»):

  • працівник створив ОІВ протя­гом строку дії трудового договору з роботодавцем та за його рахунок (в т.ч. наприклад, з використанням ма­теріалів та інформації роботодавця),
  • створення ОІВ входило до тру­дових обов’язків цього працівника, визначених трудовим договором посадовими інструкціями, або від­повідно до письмового службового доручення (завдання) роботодавця, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності роботодавця.

Певні додаткові ознаки прямо пе­редбачені законодавством для служ­бового винаходу. Так, службовий винахід повинен бути створений з використанням досвіду, виробни­чих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця.

Окремо варто нагадати, що ре­зультат праці працівника буде вва­жатися ОІВ, якщо він є результатом саме творчої праці. Так, технічна або організаційна допомога працівника при створенні ОІВ не буде вважатися творчою і, відповідно, не призведе до виникнення прав ІВ на результат цієї роботи.

Правова колізія

Працівник створив ОІВ у зв’язку з виконанням трудового договору. Постає питання, який обсяг прав ІВ буде мати роботодавець на цей ОІВ.

Майнові права на ОІВ сторони можуть розподілити на власний роз­суд, хоча у більшості випадків ро­ботодавець залишає всі виключні майнові права ІВ за собою. Якщо сторони не визначили умови розпо­ділу між собою майнових прав ІВ у договорі, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства.

Цивільний кодекс

Цивільний кодекс України перед­бачає, що майнові права інтелекту­альної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридич­ній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. Проте осо­бливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені законом.

Спеціальні закони у сфері ІВ

У той же час спеціальні закони у сфері ІВ визначають, що виключ­не майнове право на ОІВ належить роботодавцю, якщо інше не перед­бачено трудовим договором (конт­рактом) та (або) цивільно-правовим договором між працівником і робо­тодавцем. Разом з тим, певні особли­вості здійснення цього права вста­новлені для окремих ОІВ, таких як винаходи, корисні моделі, промис­лові зразки тощо. Так, відповідно до спеціальних законів у сфері промис­лової власності, право на отриман­ня патенту на об’єкт промислової власності має роботодавець працівника-винахідника, але це право переходить до працівника-винахідника, якщо роботодавець протягом 4 місяців від дати отримання від ви­нахідника повідомлення про ство­рення ОІВ не направить заявку на отримання патенту чи не передасть це право іншій особі, або не при­йме рішення про збереження ОІВ як конфіденційної інформації. Важли­во, що строк збереження роботодав­цем ОІВ як конфіденційної інфор­мації у разі його невикористання не повинен перевищувати 4 років. У іншому випадку право на отри­мання патенту на відповідний ОІВ переходить до працівника.

Вирішення колізії

Таким чином, спеціальні закони та Цивільний кодекс зовсім по-різ­ному регулюють розподіл майнових прав ІВ на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, між роботодавцем та працівником. «Різнобій» у регулюванні ускладня­ється також особливими правилами здійснення прав ІВ для деяких ка­тегорій ОІВ. Та оскільки Цивільний кодекс є вищим актом в ієрархії за­конів порівняно з іншими законами, що регулюють цивільні відносини, та був прийнятий пізніше, на мою думку, ця колізія має вирішуватись на користь Цивільного кодексу від­повідно до принципів lexsuperior та lexposterior з урахуванням особли­вих правил здійснення прав ІВ для деяких категорій ОІВ.

Такої позиції (принаймні, віднос­но об’єктів авторського та суміж­них прав) притримуються вищі суди, намагаючись у своїх роз’ясненнях уніфікувати судову практику у ви­рішенні спорів щодо авторських і суміжних прав на ОІВ, які створе­ні у зв’язку з виконанням трудово­го договору. Хоча на практиці такі роз’яснення залишаються на рівні принципів (рекомендацій), як пра­вило, суди України керуються ними при вирішенні відповідних спорів.

Спільні права

На практиці встановлений Ци­вільним кодексом України правовий режим володіння спільними май­новими правами інтелектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, означає, що жодна зі сторін не має права здійснювати майнові права на службовий твір без згоди іншої сторони. Іншими словами, кожна зі сторін має право користуватися відповідними правами щодо ОІВ са­мостійно або надавати/відчужувати такі права третім особам лише зі згоди іншої сторони. Також це озна­чає, що роботодавець та працівник мають спільне право на отримання відповідних реєстраційних докумен­тів на ОІВ (свідоцтв, патентів).

Також слід враховувати, чи був створений ОІВ одним працівником чи колективом. У більшості випад­ків, коли йдеться про ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, йдеться про колективну працю кількох працівників. У тако­му випадку необхідно отримувати згоду не від одного працівника, а від кількох (за умови, що їх участь у створенні ОІВ була творчою).

Очевидно, що такий порядок мо­же значно ускладнити користування ОІВ для роботодавця, оскільки йому доведеться кожного разу отримува­ти відповідну згоду від працівника. А той може обумовити надання та­кої згоди отриманням відповідної винагороди за кожне використання ОІВ. А наскільки цей процес може ускладнитись при звільненні пра­цівника, можна тільки уявити, адже припинення трудового договору не припиняє відповідні майнові права роботодавця або працівника на ОІВ. На практиці це означає, що навіть при припиненні трудових відносин роботодавець не зможе самостій­но користуватися своїми правами і буде вимушений отримувати згоду колишнього працівника, якщо не домовиться з ним про відчуження усіх прав на ОІВ раз та назавжди на користь роботодавця.

Заробітна плата vs винагорода щодо ОІВ

Ще одним проблемним аспектом у сфері трудової інтелектуальної власності, який не врегульований чітко законодавством та навколо якого на практиці виникає багато питань, є виплата працівнику вина­городи за створення та/або викори­стання ОІВ.

На практиці склався підхід, відпо­відно до якого заробітна плата, що сплачується працівнику за виконан­ня його трудових обов’язків, пов’я­заних зі створенням ОІВ, включає в себе також винагороду за створення ОІВ (за умови, що відповідне засте­реження передбачене трудовим до­говором), тому додатково та окремо така винагорода працівнику може не виплачуватися.

Такий підхід має певне підґрунтя, особливо в тих випадках, коли ство­рення ОІВ є основним профілем ді­яльності роботодавця та основною трудовою функцією працівника, за­для здійснення якої він, власне, й наймався. Та оскільки такий підхід не зовсім відповідає вимогам діючого законодавства, його застосу­вання на практиці є певною мірою ризикованим. З огляду на те, що суди при вирішенні спорів за участю пра­цівників найчастіше приймають їх сторону, рекомендується сплачувати таку винагороду працівнику хоча б за особливого цінні та прибуткові для роботодавця ОІВ.

Відповідно до спеціальних зако­нів у сфері інтелектуальної власності працівник має право вимагати ви­плату роботодавцем винагороди за створення та/або використання ОІВ. Причому хоча законодавець прямо не забороняє включити таку вина­городу до складу заробітної плати, аналіз норм відповідного законо­давства приводить до висновку, що винагорода не є тотожною заробіт­ній платі, та її виплата не залежить від того, кому належать виключні майнові права ІВ на ОІВ.

Розмір та критеріїв для обчислен­ня такої винагороди законодавством не встановлені. Сторони можуть узгодити їх самостійно, орієнтую­чись при цьому на мінімальні став­ки, передбачені чинним законодав­ством для різних ОІВ, якщо прибуток від використання конкретного ОІВ незначний (або взагалі відсутній), або на розмір отриманого прибут­ку, якщо він є істотним. Такий підхід загалом буде відповідати приписам спеціальних законів у сфері промис­лової власності, відповідно до яких розмір винагороди має бути спів- ставним з економічною цінністю ОІВ та/або іншої вигоди, яка може бути отримана або вже отримана роботодавцем.

Особисті немайнові права ІВ на ОІВ

Особисті немайнові права ін­телектуальної власності на ОІВ, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей ОІВ. Такі права складаються з двох ос­новних груп:

  • право на визнання особи твор­цем (автором, винахідником тощо) ОІВ та
  • право на недоторканність ОІВ.

Ці права не залежать від розподі­лу майнових прав ІВ і назавжди за­лишаються за працівником, навіть якщо всі виключні майнові права на ОІВ належать або передані робо­тодавцю. Особисті немайнові права не можуть бути відчужені, але деякі з них (наприклад, право на недотор­канність твору) можуть належати також спадкоємцям працівника.

Необхідність дотримання таких прав може становити певну незруч­ність для роботодавця, проте сто­рони можуть у договірному поряд­ку домовитися про певний порядок користування ними, дещо оптимізувавши користування ОІВ робо­тодавцем. Такі домовленості буде доречно закріпити у трудовому або у відповідному цивільно-правовому договорі з працівником. Наприклад, це можна зробити щодо права на ім’я - відносно ОІВ, що належать до об’єктів авторського права, праців­ник може заборонити роботодавцю зазначати ім’я автора при кожному використанні ОІВ роботодавцем або третьою особою, оскільки автор ба­жає залишитися анонімом.

Рекомендації

Позитивним є те, що законодав­ство України передбачає певну диспозитивність - можливість робото­давця та працівника домовитися у відповідному договорі про інший розподіл виключних майнових прав, ніж той, що закріплений законодав­ством. Така можливість встановлена як спеціальними законами у сфері ІВ, так і Цивільним кодексом. Кори­стуючись цією можливістю, сторони можуть домовитись про належність роботодавцю навіть усіх виключних майнових прав ІВ на ОІВ з моменту його створення.

При цьому, вибір того чи іншо­го договірного механізму значним чином залежить від того, чи плану­ється оформити права роботодавця на вже створений ОІВ postfacto, або щодо ОІВ, які можуть бути створені працівниками в майбутньому.

Оформлення прав на ОІВ, які вже створені працівниками

З метою оформлення усіх ви­ключних майнових прав ІВ на вже створений працівником ОІВ реко­мендується укладати договори передання (відступлення) усіх таких прав між роботодавцем та відпо­відними працівниками, які своєю творчою працею брали участь у створенні ОІВ.

Серед умов, які має містити такий договір, відповідно до законодавства України, окрему увагу слід звернути на наступні:

  • опис та деталізацію відповідних ОІВ у тій мірі, що дозволить легко ідентифікувати ці об’єкти та виклю­чити в майбутньому спори, щодо яких саме ОІВ передаються права;
  • перелік усіх майнових прав ін­телектуальної власності на ОІВ, які будуть відступлені, та перелік усіх можливих способів використання ОІВ. Незазначені права та способи будуть вважатися непереданими;
  • розмір (або порядок обчислен­ня) та порядок виплати винагороди за передання усіх виключних май­нових прав ІВ. Ця умова є обов’яз­ковою для таких договорів.

Важливо!

  1. Якщо права на ОІВ вже надані третім особам

Не рекомендується укладати до­говори про передання виключних майнових прав від працівника(ів) до роботодавця на стадії користу­вання правами на ОІВ, тобто коли роботодавець уже без згоди пра­цівника, який створив ОІВ, розпо­рядився цими правами на користь третіх осіб. У такому випадку укла­дення такого договору може вияви­тись неналежним механізмом для оформлення прав. Більше того, воно може бути підставою для ви­знання недійсними вже укладених угод про розпорядження роботодав­цем правами на відповідний ОІВ на користь третіх осіб, оскільки під­твердить, що на момент укладання договорів з третіми особами робо­тодавець не мав відповідних прав.

У такому випадку можна пора­дити роботодавцю або узгодити з працівником отримання від нього заяви про відсутність заперечень/ претензій, якою працівник підтвер­дить, що не заперечує проти тако­го розпорядження правами, або укласти між роботодавцем та пра­цівником або між працівником та третьою особою, якій були переда­ні права, договори про визнання працівником прав третьої особи на відповідні ОІВ.

2. ОІВ, створені працівниками у співавторстві

Якщо ОІВ був створений кіль­кома працівниками, роботодавцю необхідно отримувати згоду на роз­порядження ним від колективу та­ких працівників, укладаючи один договір зі всіма працівниками або окремий договір з кожним. Плата за передання прав розподіляється між працівниками або в рівних частках, або залежно від участі кожного у створенні ОІВ.

3. Дотримання особистих немайнових прав

Автор (розробник) у договорі з роботодавцем може заборонити згадувати своє ім’я (ім’я автора) під час використання ОІВ роботодав­цем або будь-якою третьою сторо­ною, посилаючись на те, що автор хоче залишитися анонімом.

Оформлення прав на ОІВ, які будуть створені працівниками в майбутньому

З метою належного оформлення прав ІВ роботодавця щодо ОІВ, які будуть розроблені працівниками в майбутньому, рекомендується, щоб трудові договори закріплю­вали наведені нижче положення. Це може бути зроблено шляхом внесення відповідних змін до вже укладених договорів або укладен­ня трудових договорів у письмовій формі, якщо раніше вони уклада­лися лише в усній формі. Серед таких положень:

  • належність роботодавцю усіх виключних майнових прав інтелек­туальної власності на ОІВ, створе­ний працівником у зв’язку з вико­нанням трудового договору;
  • розмір винагороди за створен­ня та/або користування ОІВ або порядок її розрахунку та виплати;
  • трудові обов’язки працівника, які чітко передбачають створення ОІВ. Вони можуть бути або прямо передбачені у трудовому договорі, або закріплені у посадових інструк­ціях цього працівника;
  • обов’язок працівника негайно повідомляти роботодавця про ство­рення ОІВ з наданням всіх необхід­них матеріалів, що його стосуються;
  • відповідні умови про збережен­ня працівником конфіденційності матеріалів, пов’язаних з ОІВ.

Важливо!

  1. Дотримання законодавства про працю Доповнення вже існуючих трудо­вих договорів положеннями про ОІВ або укладення письмових трудових договорів з відповідними положен­нями, якщо раніше такі договори були укладені в усній формі, може розглядатися як зміна істотних умов праці відповідно до законодавства про працю. У зв’язку з цим рекомен­дується дотримуватися процедури зміни істотних умов праці, встанов­леної відповідним законодавством, включаючи завчасне повідомлення працівника.
  2. Розподіл прав Важливо використовувати відпо­відні формулювання, що передбача­ють саме розподіл прав інтелекту­альної власності, а не їх передання (відчуження), для уникнення ризи­ку віднесення таких договорів до до­говорів про передачу прав, для яких законодавством встановлені певні додаткові вимоги, недотримання яких може призвести до визнання договору недійсним. Наприклад, предметом договору про переда­чу прав на використання твору не можуть бути права, яких не було на момент укладення договору.
  3. Перелік майнових прав інте­лектуальної власності Додатково до положень про на­лежність усіх виключних майнових прав роботодавцю рекомендуєть­ся визначити перелік прав ІВ, які будуть належати роботодавцю, а також вичерпний перелік можли­вих способів використання ОІВ для уникнення в майбутньому спорів, щодо яких прав та способів здійсне­но розподіл між сторонами.

Враховуючи численні «білі пля­ми» в законодавстві, що регулює трудову інтелектуальну власність, для роботодавця дуже важливо, за­стосувавши певний творчий підхід, з самого початку належним чином документально оформити як процес створення ОІВ, так і розподіл ви­ключних майнових прав на них. В майбутньому така обачність допомо­же уникнути тривалих переговорів та судових спорів з працівниками.

«Юридична газета» №42-43 (436-437)

практики

повернутися назад